Uitspraak RECHTBANK ROTTERDAM Sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 210668 / HA ZA 04-423 Uitspraak: 20 december 2006 VONNIS van de meervoudige kamer in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [eiseres], gevestigd te Ridderkerk, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. P.W. Tubbergen, advocaat mr. O.F.A.W. van Haperen te Breda, – tegen – 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UNIFRUIT B.V., gevestigd te Ridderkerk, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [gedaagde 2], gevestigd te Ridderkerk, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, procureur mr. P.H.A. de Boer, advocaat mr. D.J. van den Bosch te Amsterdam. Partijen worden hierna aangeduid als „[eiseres]” respectievelijk „Unifruit” en „[gedaagde 2]” dan wel „Unifruit c.s.” voor gedaagden gezamenlijk. 1. Het verloop van het geding 1.1 De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken: • dagvaarding d.d. 12 januari 2004 en de door [eiseres] overgelegde producties; • conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, met producties; • conclusie van repliek in conventie, tevens conclusie van antwoord in reconventie, tevens incidentele conclusie tot onbevoegdheid, met producties; • conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie, tevens conclusie van antwoord in het incident, met producties; • conclusie van dupliek in reconventie, met producties. 1.2 Partijen hebben hun standpunten doen bepleiten door hun raadslieden, die zich daarbij bedienden van pleitnotities. Deze pleitnotities, alsmede de ter zitting door beide partijen overgelegde producties, behoren eveneens tot de processtukken. 2. De vaststaande feiten in conventie en in reconventie Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gelet ook op de in zoverre niet betwiste inhoud van in het geding gebrachte producties, staat tussen partijen – voor zover van belang – het volgende vast: 2.1 [eiseres] houdt zich bezig met de im- en export van alsmede de groothandel in groenten en fruit in de ruimste zin des woords. [eiseres] bezit een aantal merknamen, onder welke zij haar producten verkoopt, waaronder de merknaam „Jaguar, eye for quality” (hierna ook wel: „Jaguar”). [eiseres] betrekt haar producten hoofdzakelijk uit Spanje en Frankrijk. 2.2 [gedaagde 2] is 100% aandeelhoudster/bestuurder van Unifruit en brengt als werkmaatschappij van Unifruit groenten en fruit op de markt onder de naam „Poema”. Unifruit c.s. betrekt haar „Poema-waren” uit Turkije. 2.3 [eiseres] maakt (naar zij stelt sinds 1993 respectievelijk 1998) onder meer gebruik van de hierna afgebeelde logo's: 2.4 [eiseres] heeft „Jaguar” in de kleuren zwart, goudkleur en rood op 10 juli 2003 gedeponeerd bij het Benelux-merkenbureau onder nr. 1036110, welk depot is geregistreerd onder nummer 0737801, voor de klassen 29 en 31(gedroogde e.d. resp. verse vruchten en groenten) als hierna afgebeeld. 2.5 [eiseres] heeft „Jaguar” als gemeenschaps(beeld)merk geregistreerd op: • 1 juni 2001 in zwart-wit als gemeenschapsmerk onder nummer 2241735 voor de klassen 29 en 31(gedroogde e.d. resp. verse vruchten en groenten); • 12 januari 2004 in de kleuren zwart, goudkleur en rood als gemeenschapsmerk onder nummer 3607207 in de klassen 29 en 31, 2.6 [eiseres] gebruikt voornoemde logo's respectievelijk beeldmerken onder meer als kleurenafbeelding op de lange en korte kant van zwarte kartonnen verpakkingsdozen, die zij gebruikt voor het transport van groenten en fruit. 2.7 Unifruit is merkhoudster van het Benelux-woordmerk „Poema” als door haar geregistreerd op 4 oktober 2001 onder nummer 998027 voor de klassen 29, 31 en 35. 2.8 Unifruit c.s. brengt haar waren op de markt in zwarte kartonnen dozen waarop, op de lange kant, de navolgende afbeelding is afgebeeld. 2.9 Bij schrijven van 23 september 2003 heeft [eiseres] Unifruit gemeld dat zij meent dat Unifruit, althans haar werkmaatschappij [gedaagde 2], inbreuk maakt op het geregistreerde merk van [eiseres] en haar verzocht met onmiddellijke ingang deze inbreuk te beëindigen. 2.10 Unifruit c.s. heeft aan voormelde sommatie geen gehoor gegeven. 3. Het geschil in conventie 3.1 De vordering luidt – verkort weergegeven – om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad Unifruit c.s. te gebieden: a) elke inbreuk op de beeldmerken en het auteursrecht op de logo's „Jaguar” te staken; b) alle inbreukmakende verpakkingen en reclame-uitingen met de afbeelding „Poema” die inbreuk maken op het beeldmerk „Jaguar” uit de handel terug te nemen; c) aan [eiseres] opgave te doen van: het aantal door Unifruit gebruikte althans op de markt gebrachte verpakkingen, het aantal door Unifruit nog op voorraad zijnde inbreukmakende verpakkingen en de namen en adressen van diegenen die de inbreukmakende verpakkingen van Unifruit hebben afgenomen; d) aan [eiseres] rekening en verantwoording af te leggen ter zake van de met de verhandeling van de inbreukmakende verpakkingen genoten bruto-winst, zulks te voorzien van een door een register-accountant afgegeven verklaring; e) aan alle afnemers van Unifruit c.s. een brief te zenden met de door haar voorgestelde inhoud; en Unifruit en [gedaagde 2] hoofdelijk te veroordelen tot: f) het vergoeden van de schade die [eiseres] heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van het in strijd met de merk- en/of auteursrechten van [eiseres] verhandelen van groente en fruit in inbreukmakende verpakkingen, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, met veroordeling van Unifruit c.s. in de kosten van het geding, die van het beslag daaronder begrepen. 3.2 Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten heeft [eiseres] aan de vordering – zakelijk weergegeven – de volgende stellingen ten grondslag gelegd: • Het beeldmerk „Jaguar” is een bekend merk, waarmee [eiseres] een aanzienlijk marktaandeel heeft verworven en waarin veel is geïnvesteerd. • De wijze waarop Unifruit c.s. haar woordmerk „Poema” gebruikt, stemt overeen met het beeldmerk van [eiseres], waardoor dit gebruik aanleiding geeft tot verwarring, althans het publiek zou kunnen veronderstellen dat beide merken dezelfde herkomst hebben. Bovendien wordt door dit gebruik ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit en afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het beeldmerk van [eiseres]. Unifruit c.s. maakt zodoende inbreuk op het beeldmerk van [eiseres] als bedoeld in artikel 13A lid 1 sub b en c BMW. • [eiseres] gebruikt haar beeldmerk sinds februari 2001, althans medio 2001, hetgeen ook moge blijken uit het feit dat zij dit merk in juni 2001 als gemeenschapsmerk heeft geregistreerd. Met betrekking tot de Benelux-registratie heeft zij dan ook te gelden als voorgebruiker te goeder trouw. • De oude logo's en het thans door [eiseres] gebruikte logo zijn werken in de zin van artikel 10 lid 1 Aw, waarvan [eiseres] rechthebbende is. Door het gebruik van het logo „Poema” door Unifruit c.s. maakt Unifruit c.s. inbreuk op de auteursrechten van [eiseres] als bedoeld in de artikelen 12 en 13 Aw. 3.3 Unifruit c.s. heeft gemotiveerd verweer gevoerd strekkende tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van [eiseres] in de kosten van het geding. Dit verweer zal – voor zover relevant – hierna onder 5 worden weergegeven en besproken. 4. Het geschil in reconventie 4.1 De vordering luidt – verkort weergegeven – om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad de depots van de beeldmerken „Jaguar (eye for quality)” van [eiseres] betreffende de Europese depots (nr. 2241735, 3607207) en de Beneluxdepots (nr. 1036110, 2241735)(kennelijk bedoeld het Benluxdepot nr. 1036110, geregistreerd onder nr. 0737801, Rb) nietig te verklaren en de doorhaling van deze inschrijvingen in de desbetreffende registers te gelasten, met veroordeling van [eiseres] in de kosten van het geding. 4.2 Aan deze vordering heeft Unifruit c.s. ten grondslag gelegd dat het beeldmerk Jaguar niet, althans onvoldoende, onderscheidend is in de zin van artikel 1 jo artikel 6bis BMW, reeds omdat er een grote hoeveelheid woord- en beeldmerken „Jaguar” staat ingeschreven met gebruik van dezelfde kleuren. 4.3 [eiseres] heeft voor alle weren de exceptie van onbevoegdheid opgeworpen voor zover het betreft de gemeenschapsmerken en voorts de vordering gemotiveerd betwist. Zij heeft geconcludeerd tot het onbevoegd verklaren van deze rechtbank, respectievelijk tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van Unifruit c.s. in de kosten van het geding. Haar verweer zal – voor zover van belang – hierna onder 5 worden weergegeven en besproken. 5. De beoordeling in conventie en in reconventie toepasselijke bepalingen 5.1 Op 1 september 2006 is in werking getreden het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken, tekeningen of modellen), hierna: BVIE. Dit verdrag is van toepassing op merkrechten die zijn verkregen op grond van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, hierna: BMW, zodat de vordering van [eiseres] voor zover gebaseerd op haar rechten met betrekking tot het Benelux-merk aan de bepalingen van het BVIE dient te worden getoetst. ambtshalve vaststelling bevoegdheid 5.2 De rechtbank stelt vast dat zij ten tijde van het aanhangig maken van dit geding op grond van artikel 37 BMW bevoegd was en thans bevoegd is op grond van artikel 4.6 BVIE om kennis te nemen van de vorderingen in conventie respectievelijk in reconventie voor zover deze zijn gebaseerd op de BMW (thans: BVIE), nu Unifruit en Van Oijen gevestigd zijn in Ridderkerk. 5.3 De rechtbank stelt voorts vast dat zij niet bevoegd is kennis te nemen van de vordering in reconventie voor zover deze haar grondslag vindt in de EG-Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: Gmv), nu op grond van artikel 92 Gmv en artikel 3 van de Uitvoeringswet (Stb.1998, 202) geldt dat de rechtbank te 's-Gravenhage de exclusief bevoegde rechter in Nederland is aangaande de inbreuk op respectievelijk de nietigverklaring van een Gemeenschapsmerk. De rechtbank zal zich ter zake hiervan dan ook onbevoegd verklaren en de zaak voor zover hierop betrekking hebbende verwijzen naar de rechtbank te 's-Gravenhage. in conventie voorts rechtsverwerking 5.4 Het meest verstrekkende verweer van Unifruit c.s. is dat [eiseres] haar rechten heeft verwerkt omdat [eiseres] al sedert lange tijd bekend is met het gebruik van het merk Poema, onder meer doordat [eiseres] van februari 2002 tot en met juni 2003 diverse Turkse producten van Unifruit c.s. heeft afgenomen, en zij destijds op geen enkele wijze kenbaar heeft gemaakt dat Unifruit c.s. inbreuk zou maken op het merk „Jaguar”, maar dit eerst bij schrijven van 23 september 2003 heeft gedaan. 5.5 Dit verweer moet worden verworpen. Het enkele feit dat [eiseres] niet onmiddellijk nadat zij kennis had genomen van de wijze van het gebruik door Unifruit c.s. van het merk „Poema”, (rechts)maatregelen heeft genomen, is onvoldoende om de conclusie te rechtvaardigen dat een beroep van [eiseres] op de door haar gepretendeerde merk- en auteursrechten in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Daartoe is de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden vereist als gevolg waarvan hetzij bij Unifruit c.s. het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat [eiseres] haar rechten niet meer geldend zou maken, hetzij de positie van Unifruit c.s. onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard ingeval [eiseres] haar aanspraken alsnog geldend zou maken. Omstandigheden in laatstgenoemde zin zijn gesteld noch gebleken, terwijl de omstandigheid dat de heer Van der Zwaard – naar schriftelijk is verklaard door de heer [naam] (directeur van [naam] groenten en fruit te Breda) – tegenover hem de indruk zou hebben gewekt dat de geconstateerde overeenstemming in kleuren tussen het Poema en het Jaguar merk hem niet veel scheen uit te maken en een opmerking zou hebben geplaatst in de zin van „Ach, er zijn zoveel dierenmerken” onvoldoende is om het gerechtvaardigd vertrouwen bij Unifruit c.s. aan te ontlenen dat [eiseres] haar rechten niet meer geldend zou maken. Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat [eiseres] in het verleden – blijkens een in het geding gebrachte verklaring van de heer [ex-werknemer], ex-werknemer van [eiseres] – zelf een aantal malen producten van het merk Poema zou hebben afgenomen en verkocht. 5.6 [eiseres] beroept zich ter onderbouwing van haar vordering zowel op haar auteursrecht op haar logo's (de twee oude als hiervoor afgebeeld onder 2.3 en de nieuwe als hiervoor afgebeeld onder 2.4) alsook op haar merkrechten op het nieuwe logo. Gelet op de chronologie der zaken zal hierna eerst worden ingegaan op het gestelde auteursrecht op de logo's en vervolgens op de merkenrechtelijke aspecten van het geschil. auteursrecht logo's 5.7 Als onbetwist staat vast dat in ieder geval de oude Jaguar-logo's van [eiseres] zijn ontstaan voordat Unifruit c.s. haar Poema-logo heeft laten ontwerpen. 5.8 In geschil is allereerst de vraag of de Jaguar-logo's werken zijn in de zin van artikel 1 jo artikel 10, eerste lid, Aw. Naar Unifruit c.s. heeft betoogd, kan niet gezegd worden dat de logo's van [eiseres] een eigen oorspronkelijk karakter bezitten en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Ter onderbouwing van haar verweer heeft zij een aantal afbeeldingen van andere logo's en merken overgelegd, welke veelal ouder zijn dan de logo's van [eiseres] en gewezen op de gelijkenis tussen deze logo's en de logo's van [eiseres]. 5.9 Dit verweer faalt. De rechtbank is weliswaar met Unifruit c.s. van oordeel dat er sprake is van, althans enige, gelijkenis met in het bijzonder de merken van Jaguar Cars Ltd. door het voor de hand liggende gebruik van een afbeelding van een jaguar en het gebruikte lettertype, maar dit kan niet af doen aan het feit dat de gekozen combinatie van elementen in de logo's van [eiseres] zodanig verschilt van de ter vergelijking overgelegde logo's en merken door de lay-out, de daarbij gehanteerde kleurstelling en de wijze waarop de jaguar is afgebeeld, dat hierdoor een geheel eigen totaalbeeld ontstaat. Daarnaast is van belang dat de ter onderbouwing van haar merkenrechtelijk verweer nog door Unifruit c.s. overgelegde voorbeelden van andere binnen de groente- en fruitbranche gehanteerde gelijkende verpakkingen – naar [eiseres] heeft gesteld en niet is betwist door Unifruit c.s. – afkomstig zijn van [eiseres] zelf, van andere vermeende inbreukmakers en voor het overige juist niet gelijkend zijn, zodat daaraan geen argument in tegengestelde zin kan worden ontleend. De conclusie moet dan ook zijn dat de logo's in hun samenstel van elementen getuigen van een voldoende eigen oorspronkelijk karakter en als zodanig vatbaar zijn voor auteursrechtelijke bescherming. Daarbij merkt de rechtbank op dat onderlinge vergelijking van de logo's van [eiseres] laat zien dat de latere logo's duidelijk een „re-styling”, ofwel een bewerking in auteursrechtelijke zin, zijn van de eerste versie van het oude logo, met dien verstande dat de tweede versie van het oude logo te weinig verschilt van de eerste versie hiervan om van een nieuw oorspronkelijk werk te kunnen spreken, terwijl het nieuwe logo, gelet op de aangebrachte wijzigingen in afdruk van letters, de afbeelding van de jaguar en het toegevoegde onderschrift, wel (tevens) als een nieuw oorspronkelijk werk kan worden beschouwd. Bij de beantwoording van de overige in het geding zijnde auteursrechtelijke vragen zal dan ook steeds een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de eerste versie van het oude logo en anderzijds het nieuwe logo. 5.10 Partijen twisten voorts over de vraag of het Poema-logo van Unifruit c.s. wel dermate overeenstemt met de Jaguar-logo's van [eiseres] dat van bewuste dan wel onbewuste ontlening kan worden gesproken. Unifruit c.s. heeft betwist dat hiervan sprake is en daartoe onder meer aangevoerd dat haar eigen logo een nieuw oorspronkelijk werk is (dan wel, subsidiair, een bewerking van het logo van [eiseres]). Ter nadere onderbouwing daarvan heeft zij een verklaring van de ontwerper van haar eigen logo in het geding gebracht. 5.11 Om van ontlening te kunnen spreken dient het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanig mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk te vertonen dat de totaalindrukken die de beide werken maken zo weinig verschillen, dat een onafhankelijke, zelfstandige, schepping bepaald onwaarschijnlijk wordt geacht, daarbij rekening houdend met de datum waarop de te vergelijken werken zijn ontworpen en geopenbaard. Alsdan geldt, volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad, een vermoeden van ontlening, waartegen (tegen)bewijs mogelijk is, aan welk bewijs echter strenge eisen moeten worden gesteld. 5.12 Een vergelijking van het Poema-logo van Unifruit c.s. met de eerste versie van het oude Jaguar-logo van [eiseres] laat de volgende punten van overeenstemming zien: het tegen een zwarte achtergrond afbeelden van het silhouet van een zich voortbewegend katachtig roofdier, weergegeven door middel van een enkele omlijning van de contouren van dit dier in goudkleur, met daarbij in rechtopstaande hoofdletters in de kleurencombinatie rood en goud afgedrukt het woord poema resp. jaguar. De te constateren verschillen zijn: de plaatsing van de letters door de afbeelding van de poema heen die een rennende beweging maakt van links naar rechts versus de plaatsing van de letters boven een sluipende beweging van rechts naar links makende jaguar en het uitsluitend bij het Poema-logo afgedrukte onderschrift. Deze verschillen zijn echter ondergeschikt aan de hiervoor geconstateerde gelijkenis van de meest kenmerkende elementen, waardoor de logo's in hun geheel bezien een duidelijk overeenstemmende totaalindruk geven. Een vergelijking van het Poema-logo van Unifruit c.s. met het nieuwe Jaguar-logo van [eiseres] levert eveneens een gelijkende totaalindruk op. Weliswaar is op het nieuwe logo van [eiseres] het bewegend roofdier vervangen door de kop van een jaguar, waardoor op dit punt de gelijkenis ontbreekt, maar daar staat tegenover dat het in het oog springend onderschrift in beide gevallen in rood is weergegeven en inhoudelijk van eenzelfde strekking is: „top quality fruit” (Poema) en „eye for quality” ([eiseres]), alsmede dat de lay-out van het geheel en het kleurgebruik van de letters een prominentere gelijkenis oplevert dan bij het oude logo, zij het dat de letters van het woord jaguar op het nieuwe logo van [eiseres] enigszins schuin zijn afgedrukt. Ook hier kunnen de verschillen dan ook niet afdoen aan de duidelijk overeenstemmende totaalindruk. Een en ander maakt dat een onafhankelijke schepping van het Poema-logo bepaald onwaarschijnlijk moet worden geacht, zodat een vermoeden van bewuste dan wel onbewuste ontlening gewettigd is. 5.13 De door Unifruit c.s. als tegenbewijs in het geding gebrachte verklaring van de ontwerper van het Poema-logo komt er op neer dat deze bij het ontwerp gebruik heeft gemaakt van een eigen lettertype en een foto van een poema en dat hij niet bekend was met de logo's van [eiseres] toen hij medio 2001 de opdracht van Unifruit kreeg een logo te ontwerpen. Nog daargelaten dat deze omstandigheden op zichzelf onbewuste ontlening niet uitsluiten – gelet ook op het feit dat deze opdracht eerst was verkregen nadat het oude logo van [eiseres] reeds openbaar was gemaakt en de opdracht tot het nieuwe logo van [eiseres] eerder, te weten in februari 2001, was verstrekt – is een dergelijke verklaring, gelet op de beoogde effectieve auteursrechtelijke bescherming, onvoldoende om voornoemd vermoeden te ontzenuwen. Of het Poema-logo als bewerking van het Jaguar-logo kan worden beschouwd, kan buiten beschouwing blijven, nu vaststaat dat Unifruit c.s. voor het vervaardigen daarvan geen toestemming heeft verkregen van [eiseres]. Andere omstandigheden zijn gesteld noch gebleken, zodat de conclusie moet zijn dat Unifruit c.s. met haar logo inbreuk maakt op de logo's van [eiseres]. 5.14 Tenslotte twisten partijen over de vraag of [eiseres] wel rechten kan doen gelden ter zake van de gestelde inbreuk, nu zij niet de maker is van de logo's. [eiseres] heeft zich in deze primair beroepen op artikel 8 Aw, volgens welke bepaling een vennootschap wordt aangemerkt als maker – en dus als rechthebbende – indien een werk als van haar afkomstig openbaar is gemaakt zonder dat daarbij enig natuurlijke persoon als maker is vermeld, tenzij bewezen wordt dat de openbaarmaking onder de bedoelde omstandigheden onrechtmatig was. Daarnaast heeft zij gesteld dat de ontwerpers van de logo's de rechten aan haar hebben overgedragen. Unifruit c.s. heeft betoogd dat [eiseres] niet aannemelijk heeft gemaakt dat de logo's als afkomstig van haar zijn openbaargemaakt, alsmede dat een beroep op de overdracht van rechten betreffende de oude logo's haar niet kan baten, nu deze overdracht eerst na datum van dagvaarding heeft plaatsgehad. 5.15 Aangaande het oude logo overweegt de rechtbank als volgt. Uit de door [eiseres] in het geding gebrachte advertentie (productie 3 bij repliek in conventie) ten bewijze van haar stelling dat dit logo als van haar afkomstig is openbaar gemaakt, wordt nog onvoldoende duidelijk dat het hier inderdaad een publicatie betreft van dit logo en zo dit het geval is, wanneer dit is geweest. Uit de overgelegde verklaring van Van der Zwaard en Visschers (productie 1 conclusie van dupliek in reconventie) valt slechts af te leiden dat zij het oude logo hebben ontwikkeld in 1993. Nu bovendien de gestelde overdracht van rechten eerst op 16 december 2004 heeft plaatsgevonden, kan vooralsnog niet worden vastgesteld of [eiseres] rechthebbende was ten tijde van het gestelde inbreukmakend handelen, dat – naar Unifruit c.s. zelf stelt – heeft plaatsgevonden vanaf medio 2001. 5.16 Aangaande het nieuwe logo moet worden vastgesteld dat [eiseres] geen stukken in het geding heeft gebracht, waaruit de gestelde openbaarmaking als van haar afkomstig zou kunnen blijken. De door Unifruit c.s. op zich niet betwiste overdracht van rechten door de ontwerper aan [eiseres] dateert van 3 december 2003, zodat [eiseres] zich ook eerst vanaf deze datum op rechtsverkrijging uit hoofde van deze titel kan beroepen. 5.17 Nu [eiseres] zich beroept op het rechtsgevolg van de door haar gestelde openbaarmaking van de logo's als afkomstig van [eiseres], zal zij in de gelegenheid worden gesteld aan te tonen vanaf welk moment zij uit hoofde van het bepaalde in artikel 8 Aw als rechthebbende kan worden aangemerkt. Aannemende dat [eiseres] dit bewijs zal willen leveren door het in het geding brengen van schriftelijke stukken, zal de zaak daartoe naar de rol worden verwezen. 5.18 Indien [eiseres] slaagt in voornoemde bewijsopdracht wordt zij geacht rechthebbende te zijn uit hoofde van artikel 8 Aw vanaf de datum van de respectieve openbaarmakingen. Immers niet betwist is dat, voor zover de werken zijn openbaar gemaakt, dit zonder naamsvermelding van de maker is gebeurd (hetgeen ook gebruikelijk is) en gesteld noch gebleken is van omstandigheden die tot het oordeel zouden kunnen leiden dat deze openbaarmaking onrechtmatig zou zijn. Indien [eiseres] niet slaagt in voornoemde bewijsopdracht geldt dat zij haar rechten eerst kan uitoefenen vanaf de respectieve data van overdracht van rechten. 5.19 Het voorafgaande leidt er toe dat de deelvorderingen van [eiseres] voor zover gegrond op het auteursrecht in beginsel voor toewijzing vatbaar zijn, met inachtneming van het hiervoor onder 5.18 gestelde. Merkenrecht in conventie en in reconventie 5.20 Wat betreft de merkenrechtelijke aspecten ligt – gelet op hetgeen hiervoor onder 5.2 reeds is overwogen – in conventie uitsluitend ter beoordeling voor de vraag of Unifruit c.s. met het gebruik van het Poema-logo inbreuk maakt op het Benelux-beeldmerk van [eiseres] bestaande uit haar nieuwe logo en in reconventie uitsluitend de vraag of dit Benelux-merk nietig verklaard dient te worden omdat het niet, althans onvoldoende, onderscheidend is. Een eventuele botsing der merkrechten en een eventueel depot te kwader trouw van een merk is niet in het geding. Een en ander maakt dat uitsluitend relevant is de datum van inschrijving van het Benelux-beeldmerk van [eiseres], zijnde 10 juli 2003 en dat het door [eiseres] gestelde voorgebruik te goeder trouw, alsmede het beroep van Unifruit c.s. op het gebruik te goeder trouw van haar logo, buiten beschouwing kan blijven. 5.21 Unifruit c.s. stelt zich ten verwere in conventie, alsmede ter onderbouwing van haar vordering in reconventie op het standpunt dat het merk van [eiseres] niet, althans onvoldoende, onderscheidend is. Allereerst omdat er meer merken „Jaguar” zijn ingeschreven en ten tweede omdat zowel het gebruik van de kleurencombinatie zwart, rood en geel/goud alsook het gebruik van roofdieren en met name katachtigen in de groente- en fruitbranche een zeer gebruikelijke manier van presenteren is, hetgeen volgens haar afbreuk doet aan het eventuele onderscheidend vermogen. Ter onderbouwing daarvan heeft zij verscheidene producties in het geding gebracht. 5.22 Dit betoog faalt. Voorop staat dat – zoals hiervoor onder 5.9 reeds is overwogen – het nieuwe logo van [eiseres] een geheel eigen karakter heeft, zodat het in beginsel onderscheidend vermogen heeft en geschikt moet worden geacht voor het gebruik als beeldmerk. Zoals eveneens reeds aldaar is overwogen, ontbreekt voldoende gelijkenis met de overige „Jaguar” merken om af te kunnen doen aan het onderscheidend vermogen van dit beeldmerk. Dit geldt evenzeer voor een groot deel van de in het geding gebrachte voorbeelden van verpakkingen als gehanteerd in de groente- en fruitbranche en wel voor die onder de namen Andelor, Panther, Nero en Mylord. Ondanks het gebruik van overeenstemmende kleuren geven deze verpakkingen een geheel andere totaalindruk. De overige in het geding gebrachte verpakkingen zijn wel gelijkend, maar betreffen – naar [eiseres] heeft gesteld en niet is betwist door Unifruit c.s. – die van [eiseres] zelf (Sonia Line), van een voorheen aan haar gelieerde leverancier (Urufruit) dan wel van vermeende inbreukmakers, Yavuzlar (Unifruit) en Tigre en Eminent. Dat overeenstemmend gebruik door derden afbreuk kan doen aan het onderscheidend vermogen van een merk, moet Unifruit c.s. worden toegegeven. Daaraan kan echter geen argument ten bewijze van haar stelling worden ontleend. [eiseres] treedt immers op tegen dit gebruik door derden, onder meer door middel van het entameren van de onderhavige procedure, zodat een mogelijk verlies aan onderscheidend vermogen niet valt toe te rekenen aan een toedoen of nalaten aan haar zijde. Voorts is het enkele feit dat een aanduiding met namen dan wel afbeeldingen van katachtige roofdieren binnen de groente- en fruitbranche gebruikelijk zou zijn, op zich zelf onvoldoende om af te kunnen doen aan het onderscheidend vermogen van het beeldmerk als geheel. Ook overigens wordt de stelling van Unifruit c.s. niet ondersteund door de in het geding gebrachte producties. Het beeldmerk van [eiseres] wordt dan ook geacht voldoende onderscheidend te zijn. 5.23 Het voorgaande brengt met zich dat de vordering in reconventie tot nietigverklaring van het Benelux-beeldmerk van [eiseres] dient te worden afgewezen. in conventie voorts 5.24 Het wettelijk kader met betrekking tot de vraag of [eiseres] zich uit hoofde van haar merkrecht kan verzetten tegen het gebruik van het Poema-logo door Unifruit c.s. wordt gevormd door hetgeen is bepaald in artikel 2.20, eerste lid, sub b en c BVIE (voorheen: artikel 13A, eerste lid, sub b en c BMW). Ingevolge het bepaalde in sub b kan een merkhouder iedere derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, het gebruik in het economisch verkeer van een teken dat gelijk is of overeenstemt met het merk voor soortgelijke waren of diensten verbieden, indien door dat gebruik (directe dan wel indirecte) verwarring bij het publiek kan ontstaan. Voor een bekend merk geldt krachtens het bepaalde onder sub c en de vaste jurisprudentie van het HvJ EG daaromtrent, dat aan de vereiste mate van overeenstemming is voldaan indien het publiek een verband zal leggen tussen merk en teken (associatie). 5.25 Bij de beoordeling van de vraag of een merk bekend kan worden geacht, moet gekeken worden naar het publiek waarop het merk gericht is. De vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt, wanneer het merk bij een aanmerkelijk deel van het betrokken publiek bekend is. Een bepaald percentage is daartoe niet vereist. Voorts volstaat bekendheid in een aanmerkelijk gedeelte in één van de lidstaten van de Benelux. Tenslotte is van belang dat bij de beoordeling alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking dienen te worden genomen, zoals het marktaandeel van het merk, de geografische omvang en duur van het gebruik ervan en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het merk bekendheid te geven. 5.26 Niet in geschil is dat het betrokken publiek in deze in ieder geval betreft de professionele handelaren in de groente- en fruitbranche. Daartoe moeten – anders dan Unifruit c.s. meent – naast de afnemers van de importeurs ook de groothandelaren worden gerekend, nu ook deze immers het beeldmerk onder ogen krijgen. Voor de bepaling van de mate van bekendheid is allereerst relevant het door [eiseres] overgelegde merkbekendheidsonderzoek, dat zij heeft laten verrichten door het onderzoeksbureau Heliview B.V. Het verweer dat dit onderzoek buiten beschouwing moet blijven, omdat het onvoldoende betrouwbaar is, wordt verworpen. Het onderzoeksbureau heeft naast de adresgegevens van [eiseres] tevens gebruik gemaakt van de algemene branchegegevens afkomstig van het bureau Marktselect. Dat blijkt ook uit het rapport, daar (niet meer dan) 57 % van de respondenten zegt zaken te doen met „Jaguar”. Ook het feit dat het onderzoek zich heeft beperkt tot Nederland is geen bezwaar, gelet op het feit dat bekendheid in een lidstaat van de Benelux volstaat. Nu het onderzoek zich uitstrekt over ruim 200 groothandelaren van de 1.153 vestigingen van de relevant geachte ondernemingen in Nederland, wordt het bovendien voldoende representatief geacht. Uit dit onderzoek blijkt van een spontane (actieve) naamsbekendheid van het merk Jaguar bij 31 % van de respondenten. Van het 12-tal genoemde merken scoorde alleen het merk Chiquita hoger, te weten 42 %. Daarbij zij opgemerkt, dat de respondenten meerdere namen konden noemen, zodat de kritiek van Unifruit c.s. dat de percentages van de genoemde namen de 100 % overstijgt en daarom het resultaat niet deugt, geen hout snijdt. Ook het verweer dat een bekendheid van meer dan 50 % is vereist, moet – gelet op het hetgeen hiervoor onder 5.25 voorop is gesteld – worden verworpen. De bekendheid van het beeldmerk is volgens het onderzoek hoger, te weten 57 %, maar daarbij wordt aangetekend dat het hier een zogenoemde „geholpen” (passieve) bekendheid betreft, nu de respondenten eerst een beschrijving is gegeven van het beeldmerk. Het marktaandeel is in dit onderzoek niet onderzocht en daaromtrent heeft [eiseres] ook geen nadere gegevens in het geding gebracht. Aan de zijde van Unifruit c.s. is eveneens een onderzoek in het geding gebracht, bestaande uit een door Unifruit gehouden enquête onder een twintigtal eigen afnemers in Nederland. Gelet op het aantal deelnemers moet deze enquête minder representatief worden geacht dan het hiervoor besproken onderzoek. De passieve naamsbekendheid van het merk Jaguar (alsmede het merk Poema) bedraagt volgens deze enquête 100%. Met betrekking tot het beeldmerk (resp. het logo) is uitsluitend gevraagd om een spontane beschrijving daarvan, waarbij de respondenten zich in het algemeen beperkten tot het noemen van de kenmerken de zwarte doos met dier dan wel logo of Jaguar (resp. Poema), soms onder vermelding van één of meer kleuren. Voorts heeft [eiseres] nog haar jaarrekening over 2003 in het geding gebracht. Hieruit blijkt van investeringen in reclame en beurzen ten bedrage van ruwweg € 100.000,― in 2002 en € 250.000,― in 2003 op een totale kostenpost van ruim € 800.000 respectievelijk € 1.500.000,―. In zijn algemeenheid mag worden aangenomen dat dergelijke uitgaven mede strekken tot het vergroten van de bekendheid van het door de onderneming gebruikte merk. De hiervoor genoemde omstandigheden in onderling verband beschouwd, maken het naar het oordeel van de rechtbank voldoende aannemelijk dat „Jaguar, eye for quality” als een bij het betrokken publiek bekend beeldmerk kan worden aangemerkt. 5.27 Hetgeen hiervoor onder 5.24 en 5.26 is overwogen brengt met zich dat voor de vereiste mate van overeenstemming volstaat dat door de overeenstemming het gevaar bestaat dat het betrokken publiek de litigieuze logo's zal associëren, anders gezegd een verband zal leggen tussen het logo zoals gebruikt door Poema enerzijds en het beeldmerk van [eiseres] anderzijds. Volgens vaste jurisprudentie van het HvJ EG dient de beoordeling van het vereiste associatiegevaar globaal te zijn en dient de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis te berusten op de totaalindruk. Daarnaast is krachtens het bepaald in artikel 2.20, eerste lid, sub c BVIE vereist dat daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk. 5.28 In het oordeel van de rechtbank betreffende de vraag of in het onderhavige geval sprake is van inbreuk op de op het beeldmerk rustende auteursrechten (hiervoor onder 5.12), ligt reeds besloten dat het gevaar voor associatie in merkenrechtelijke zin aanwezig wordt geacht. Dat de professionele afnemers, zoals door Unifruit c.s. is aangevoerd, niet denken dat de producten afkomstig zijn van één en dezelfde onderneming, zoals zou kunnen blijken uit de antwoorden die zijn gegeven op de door Unifruit c.s. gestelde directe vragen daaromtrent in de eerder vermelde enquête, kan hieraan niet afdoen, nu deze vragen uitsluitend zien op het indirecte verwarringsgevaar en verwarring bij een bekend merk niet is vereist. Dat door het gebruik van het Poema-logo afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het Jaguar beeldmerk moet – gelet op hetgeen Unifruit c.s. zelf heeft aangevoerd met betrekking tot het doen van afbreuk aan het eventueel onderscheidend vermogen (hiervoor weergegeven onder 5.21 en 5.22) – als niet, althans onvoldoende gemotiveerd, betwist worden aangenomen. Aan de vereisten als opgenomen in artikel 2.20, eerste lid, sub c BVIE is dan ook voldaan. Dit maakt dat niet nader hoeft te worden onderzocht of aan de vereisten uit hoofde van het bepaalde in artikel 2.20, eerste lid, sub b BVIE is voldaan. 5.29 Een en ander leidt tot de slotsom dat de deelvorderingen in conventie voor zover gebaseerd op het merkenrecht, in beginsel voor toewijzing vatbaar zijn. 6. De beslissing De rechtbank, in conventie draagt [eiseres] op het bewijs van feiten en omstandigheden waaruit kan worden afgeleid vanaf welk moment zij uit hoofde van het bepaalde in artikel 8 Aw als rechthebbende op de door haar gebruikte (oude en nieuwe) logo's kan worden aangemerkt; verwijst de zaak naar de rol van woensdag 7 februari 2007 teneinde [eiseres] in de gelegenheid te stellen voornoemd bewijs te leveren door middel van het overleggen van producties; bepaalt dat indien [eiseres] dit bewijs (mede) wil leveren door het doen horen van getuigen, deze zullen worden gehoord in het gebouw van deze rechtbank voor de rechter-commissaris mr. G.J. Heevel; in conventie en in reconventie voorts houdt iedere verdere beslissing aan. Dit vonnis is gewezen door mrs Van Zelm van Eldik, Vroom en Heevel. Uitgesproken ter openbare terechtzitting. 1515/10/1554 |
![[de Rechtspraak]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_t0BL9DMQtxrCeZ2C8bKQsF7NaATSwGjhc0dbtCh17xlwvEvYGu7I_vVmM0ExfG15zUKGrONgudQrtUalapfVAF8zGTEj9UIrtuzf5bo6dffURYpQOCIJ8=s0-d)
![[Jaguar]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-OdADRUN4cB-BvyBrDgUYOl0qaLvFZGZrkCFf8jjGXb1ACMWhkkuTvs6uS80H3VpAR8Z536FcPr8_AMNMyVXNLkAmD95TWu2p_-mRNjT3PJG6MBFqJKLc5oStD0fPxxghKfaagG1fx-g/s400/Jaguar1.jpg)
| Uitspraak van 6 maart 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Unifruit Rotterdam B.V., 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Ooijen Citrus B.V, beiden gevestigd te Ridderkerk, eiseressen, procureur mr. P..H.A. de Boer, advocaat mr. C.G.M. Berendsen te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zwaardfruit B.V., gevestigd te Ridderkerk, gedaagde, procureur mr. M. Bouma, advocaat mr. O.F.A.W. van Haperen. Partijen worden hierna aangeduid als 'Unifruit' en 'Van Ooijen Citrus' dan wel 'Unifruit c.s.' voor eiseressen gezamenlijk, respectievelijk "Zwaardfruit'. 1 Het verloop van het geding De voorzieningenrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken: • dagvaarding van 9 februari 2007; • akte vermeerdering van eis tevens inhoudende overlegging producties van mr. De Boer; • pleitnotities en producties van mr. Berendsen; • pleitnotities en producties van mr. Van Haperen. De raadslieden van partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 20 februari 2007. 2 De feiten Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gelet ook op de in zoverre niet betwiste inhoud van in het geding gebrachte producties, staat tussen partijen – voorzover van belang – het volgende vast. 2.1 Zwaardfruit houdt zich bezig met de im- en export van, onder andere, groenten en fruit. Zwaardfruit bezit een aantal merknamen, onder welke zij haar producten verkoopt, waaronder de merknaam "Jaguar, eye for quality" (hierna; "Jaguar"). Bij voornoemde merknaam maakt Zwaardfruit gebruik van verschillende Jaguar logo' s. Zwaardfruit heeft het woord/beeldmerk "Jaguar" in de kleuren zwart, goudkleur en rood op 10 juli 2003 gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau. [Red:] Dat Jaguar-logo (hierna ook welaan te duiden als 'het nieuwe Jaguar-logo') kan worden omschreven als goud-rood gelaagde letters 'JAGUAR', met aan de rechterzijde in het goud een kop van een jaguar. In rode letters is de volgende ondertekst opgenomen: eye for quality. Naast dit nieuwe Jaguar-logo heeft Zwaardfruit twee hiergenoemde 'oude' Jaguar-logo's, die niet als (beeldmerk gedeponeerd zijn. [Red:] 2.2 Zwaardfruit gebruikt voornoemde logo's respectievelijk beeldmerken onder meer als kleurenafbeelding op de lange en korte kant van zwarte kartonnen verpakkingsdozen, die zij gebruikt voor het transport van groenten en fruit. 2.3 Unifruit is merkhoudster van het Benelux-woordmerk "Poema" als door haar geregistreerd op 4 oktober 2001. 2.4 Unifruit c.s. brengt haar waren op de markt in zwarte kartonnen dozen waarop, op de lange kant, inmiddels een poema is afgebeeld. Verder maakt Unifruit c.s. gebruik van dozen met daarop het woord "PUMA" in groen-geel gelaagde letters en een afbeelding van het silhouet van een poema. [Red:] 2.5 Op l2 januari 2004 hoeft Zwaardfruit Unifruit c.s. gedagvaard. Kort gezegd, en voor zover thans van belang, vordert Zwaardfruit in die procedure Unifruit c.s. te gebieden elke inbreuk op de beeldmerken en het auteursrecht op de logo's "Jaguar" te staken, alle inbreukmakende verpakkingen en reclameuitingen met de afbeelding "Poema" die inbreuk maken op het beeldmerk "Jaguar" uit de handel terug te nemen, rekening en verantwoording af Ie leggen ten aanzien van de genoten winst en de schade voor zover die het gevolg is van het handelen in inbreukmakende verpakkingen te vergoeden. 2.6 Op 20 december 2006 heeft de rechtbank Rotterdam in voornoemde procedure tussen partijen een tussenvonnis gewezen. In overweging 5.12 overweegt de rechter, voor zover thans van belang, het volgende: Een vergelijking van het Poema-logo van Unifruit c.s. met de eerste versie van het oude Jaguar-logo van [eiseres] laat de volgende punten van overeenstemming zien: het tegen een zwarte achtergrond afbeelden van het silhouet van een zich voortbewegend katachtig roofdier, weergegeven door middel van een enkele omlijning van de contouren van dit dier in goudkleur, met daarbij in rechtopstaande hoofdletters in de kleurencombinatie rood en goud afgedrukt het woord poema resp. jaguar. De te constateren verschillen zijn: de plaatsing van de letters door de afbeelding van de poema heen die een rennende beweging maakt van links naar rechts versus de plaatsing van de letters boven een sluipende beweging van rechts naar links makende jaguar en het uitsluitend bij het Poema-logo afgedrukte onderschrift. Deze verschillen zijn echter ondergeschikt aan de hiervoor geconstateerde gelijkenis van de meest kenmerkende elementen, waardoor de logo’s in hun geheel bezien een duidelijk overeenstemmende totaalindruk geven. (…)” De rechter overweegt, kort gezegd, (overweging 5.19 en 5.29 in voornoemd vonnis) dat zowel de deelvorderingen van Zwaardfruit, voor zover gegrond op het auteursrecht, als de deelvorderingen, voor zover gebaseerd op het merkenrecht, in beginsel voor toewijzing vatbaar zijn. 2.7 Bij verzoekschrift van 10 januari 2007 hoeft Zwaardfruit de voorzieningenrechter verzocht: “1. haar vordering (met inbegrip van rente en kosten) voorlopig te begroten op € 850.000; 2. haar toe te staan om ter verzekering van het verhaal van haar op dat bedrag begrote vordering conservatoir beslag te doen leggen onder de in dit verzoekschrift genoemde; 3. haar toe te staan om beslag te doen leggen op de inbreuk makende verpakkingen ( ...)" Zwaardfruit heeft in dat verzoekschrift tot het verkrijgen van beslagverlof gesteld dat zij belang heeft bij het leggen van conservatoir beslag in verband met de (financiële) verplichtingen die Unifruit c.s. zullen krijgen uit hoofde van het eindvonnis van de rechtbank Rotterdam in de onder 26 bedoelde procedure. Zwaardfruit begroot de winst die Unifruit met de inbreukmakende verpakkingen heeft geboekt op een bedrag van ongeveer € 800.000. Zwaardfruit geeft verder aan dat zij belang heeft om beslag tot afgifte op de inbreuk makende verpakkingen te leggen. Het gaat om verpakkingen waarbij het lettertype “Poema” in rood-goud gelaagde letters is vervangen door het woord “Puma” in groen-geel gelaagde letters. Dit aangepaste ‘logo’ vormt een inbreuk op de auteurs- en merken-rechten van Zwaardfruit aangezien hier sprake is van ontlening. 2.8 Op 11 januari 2007 is door het de voorzieningenrechter het verlof verleend. Daarbij heeft de voorzieningenrechter onderstaand bedrag handmatig ingevuld in de daarvoor opengelaten ruimte in onderstaande voorgetypte tekst in het verzoekschrift: l. De vordering van Zwaardfruit B.V. (met inbegrip van rente en kosten) wordt voorlopig hegroot op € 850.000.. (... ); 2. Zwaardfruit B.V. wordt toegestaan om ter verzekering van het verhaal van haar op dat bedrag begrote vordering conservatoir beslag te doen leggen onder de in dit verzoekschrift genoemde;" 2.9 Op 12 januari 2007 heeft Zwaardfruit beslag doen leggen op 740 kartonnen dozen, gebruikt als verpakking voor verse groenten, met daarop het woord "Purna" in groengeel gelaagde letters. Verder is de onroerende zaak gelegen aan de Handelsweg te Ridderkerk in conservatoir beslag genomen. Tevens is conservatoir beslag gelegd onder de Coöperatieve Rabobank Ridderkerk U.A. te Ridderkerk, doch dit beslag heeft geen doel getroffen. 2.10 Op 19 februari 2007 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank die het beslagverlof heeft verleend een verzoek van Unifruit c.s. ontvangen om zich uit te laten over de vraag of er verlof is verleend om beslag te doen leggen op de inbreukmakende verpakkingen. 3 Het geschil 3.1 Unifruit c.s. vordert, na vermeerdering van eis, bii vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Zwaardfruit te veroordelen binnen 5 dagen na betekening dit vonnis de door haar gelegde beslagen op te heffen, op straffe van een dwangsom van € 2000,―, Zwaardfruit te veroordelen tot betaling aan Unifruit c.s. van een voorschot op de schadevergoeding van € 6.000,― binnen 5 dagen na betekenis van dit vonnis, tot betaling van de buitengerechtelijke kosten, als door de voorzieningenrechter vast te stellen, en op grond van de richtlijnconforme interpretatie van do Handhavingsrichtlijn Intellectuele Eigendom (2004/48/EG) tot betaling van een voorschot op de proceskosten en andere kosten die Unifruit c.s. heeft moeten maken waaronder advocaatkosten, accountantskosten en vertaalkosten tot een bedrag van € 21.000,00. 3.1.1 Unifruit c.s. baseert de vordering lot opheffing van de beslagen primair op de stelling dat zowel het onder 2.7 bedoelde verzoek, al. het onder 2.8 bedoelde verlof zo onduidelijk geformuleerd zijn dat daaraan geen enkele betekenis kun worden toegekend. Subsidiair is het gelegde beslag vexatoir. Het beslag op de verpakkingen is onrechtmatig, nu het verlof daartoe niet strekt. Bovendien kunnen de beslagen verpakkingen niet beschouwd worden als inbreukmakende verpakkingen. Het beslag op het onroerend goed is gelegd zonder verlof. Ter zake het beslag onder de Rabobank heeft ook te gelden dat in het verlof, gelet op de formulering, niet valt te lezen dat verlof tot het leggen van beslag onder derden is verleend. Verder is Zwaardfruit geen houder van het merkenrecht op het gecombineerde woord/beeldmerk Jaguar, noch op het enkelvoudig beeldmerk Jaguar; Zij had dan ook geen titel toen zij het verzoekschrift indiende. De kosten van de beslagen en de proceskosten ter verkrijging van de opheffing van de beslagen dienen voor rekening Van Zwaardfruit te komen. 3.1.2 Zwaardfruit voert gemotiveerd verweer, waarop hierna voor zover nodig wordt ingegaan, 4 De beoordeling 4.1 Unifruit c.s. legt primair aan haar vordering ten grondslag dat op grond van zowel het beslagrekest als het verlof de deurwaarder niet tot inbeslagname van de verpakkingen en evenmin tot beslag op het onroerend goed had kunnen/mogen overgaan. Zwaardfruit heeft daarentegen aangevoerd dat in het voorgetypte verlof onder het kopje "toegestaan als verzocht" per abuis punt 3 ten aanzien van de inbreukmakende verpakkingen niet is opgenomen. Gelet op de inhoud van het verzoekschrift en de ondertekening ven het voorgetypte verlof door de voorzieningenrechter is voldoende duidelijk dat eveneens verlof is verleend tot het leggen van conservatoir beslag op de inbreukmakende verpakkingen, aldus Zwaardfruit. Ten aanzien van het beslag op hel onroerend goed meent Zwaardfruit te meer dat de frase "toegestaan als verzocht" voldoende helder is. 4.2 Dat verweer slaagt niet. Beslag is een ingrijpend middel. Vereist is daarom (vergelijk ook artikel 278 en 700 van hel wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, hierna Rv) dat volstrekt helder is waartoe het beslagverlof strekt. Daarbij moet worden bedacht, dat het gebruikelijk, en voor het door de voorzieningenrechter beoordelen van het verzoek ook noodzakelijk, is dat in een beslagrekest de achtergrond van het geschil tussen partijen wordt geschetst zonder dat die achtergrond in alle opzichten rechtstreeks relevant is voor het gevraagde verlof. Het komt voor wat dat gevraagde verlof betreft in de eerste plaats aan op de formulering van het petiturn. Voor het overige is het gebruikelijk (o.m. gelet op de zogenaamde beslagsyllabus) dat de verzoeker het gewenste, door de voorzieningenrechter te geven verlof geheel of gedeeltelijk voortypt, zodat de voorzieningenrechter kan volstaan met het invullen van een enkel gegeven, een datering en een handtekening. Die voorgetypte tekst moet in beginsel worden gezien als een nadere concretisering van het petitum. Dat geldt in het bijzonder hier, waar niet wordt volstaan met "toegestaan als verzocht", maar daar achter een dubbele punt wordt geplaatst, aldus aangevend wat dan de inhoud van het verzoek volgens verzoeker is, en de twee onder 2.8 genoemde zinsneden. In dit geval is die formulering van de gewenste beslissing derhalve een nadere invulling van het petitum. De beslissing van de voorzieningenrechter tot het verlenen van verlof moet in dat licht gezien worden. 4.2.1 Op die wijze gelezen is evident dat geen verlof is verleend voor het beslag op de verpakkingen, nu dat in de tekst van het verlof in het geheel niet genoemd wordt en in zoverre ook geen sprake is van een verhaalsbeslag. Ook voor wat betreft de beide andere beslagen mist het verlof echter de nodige helderheid. Hoewel onder het tweede punt wordt gesuggereerd dat het hier gaat om een beslag onder een ander, vermoedelijk dus een derdenbeslag, is die ander niet met name genoemd, ook in het petitum zelf ontbreekt een naam. Dat betekent dat het verlof de, uit een oogpunt van rechtszekerheid wezenlijke, duidelijkheid op dit punt mist, zodat op basis daarvan geen beslag had mogen worden gelegd onder de Rabobank. Voor het beslag op het onroerend goed geldt mutatis mutandis hetzelfde, zij het dat het aanknopingspunt in de tekst daar nog opvallender ontbreekt. Het voornoemde kan niet worden aangemerkt als een kennelijke vergissing. Of er aanleiding is tot wijziging of aanvulling, zoals Zwaardfruit heeft gevraagd, (al dan niet op basis van artikel 31 Rv) kan en mag de voorzieningenrechter in dit kort geding niet beantwoorden. Een dergelijke beslissing is tot dusverre niet genomen, zodat dit aspect voor dit oordeel belang mist. 4.2.2 De voorzieningenrechter is derhalve per saldo van oordeel dat de deurwaarder niet over mocht gaan tot het leggen van de beslagen. Reeds op grond van het voorgaande zijn de beslagen onrechtmatig gelegd en dienen zij dus te worden opgeheven. 4.3 Ter zitting hebben partijen de voorzieningenrechter uit proceseconomisch oogpunt verzocht haar beslissing, indien de beslagen op basis van gebreken in het verlof worden opgeheven, niet slechts daartoe beperkt te houden, maar ook een inhoudelijk oordeel te geven over de vraag of de in beslaggenomen verpakkingen inbreuk maken op het nieuwe Jaguar-logo dat door Zwaardfruit wordt gebruikt (een en ander om te voorkomen dat de procedure herhaald moet worden als deugdelijk verlof is gevraagd en verkregen). Ten grondslag aan de stellingen van Zwaardfruit ten aanzien van het beslag op de verpakkingen ligt het vonnis van deze rechtbank van 20 december 2006. In dat vonnis is geen oordeel gegeven over de vraag of Unifruit c.s. inbreuk maakt op de rechten van Zwaardfruit door het gebruik van het zogenaamde Puma-logo. In die procedure is over verpakkingen met dat logo tot dusverre in het geheel niet gesproken. Dat betekent, dat hoe dan ook niet volstaan kan worden met verwijzing naar die procedure voor wat betreft de "inbreukmakende verpakkingen", Dat inmiddels de eis in de hoofdzaak is aangepast maakt dat niet anders, want daarover heeft de rechtbank zich nog niet gebogen. Meer inhoudelijk is de voorzieningenrechter van oordeel dat gelet op de uitvoering van het Purna-logo op de dozen van Unifruit c.s. niet aannemelijk is dal Unifruit c.s. inbreuk maakt op de rechten van Zwaardfruit. Merkenrechtelijk gezien mag er, gelet op het vonnis van 20 december 2006, van worden uitgegaan dat de rechten van Zwaardfruit op het nieuwe logo beschermd zijn en dat het hier een bekend merk betreft. Voor de vraag of het Puma-logo daarop inbreuk maakt komt het aan op de totaalindruk. Deze totaalindruk verschilt zozeer van de totaalindruk van het nieuwe jaguar logo dat inbreuk niet aannemelijk is en dat afbreuk van het onderscheidend vermogen van het jaguar.logo niet in de rede ligt. Immers, op de kopse kant van de zwarte dozen, staat in groen-geel gelaagde letters het woord 'PUMA'. Op de achtergrond staat een groen omlijnd silhouet van een van links naar rechts sprintende poema. De ondertekst luidt in groene letters: 'TOP QlJALITY ICEBERG'.Het Jaguar-logo van Zwaardfruit maakt gebruik van een kop van een jaguar rechts van het in rood met goud gelaagde woord JAGUAR. Het onderschrift luidt, in rode letters: 'eye for quallty' . Niet kan worden gezegd dat het logo van Unifruit c.s. qua uitvoering, lettertype, kleurstelling en silhouet een duidelijk overeenstemmende indruk geven waardoor bij het publiek gevaar bestaat voor associatie met het merk van Zwaardfruit. Auteursrechtelijk gezien moeten de jaguar logo's, ingevolge meergenoemd vonnis, als werken in de zin van artikel 1 jo. 10 Aw gelden. Beoordeeld moet worden naar de maatstaf als vermeld in 5.11van het vonnis, of het Puma-logo vermoed kan worden een ontlening te zijn. Op basis van bovenvermelde totaalindruk is op dit moment voldoende aannemelijk dat het Puma-logo een onafhankelijke schepping is en dus geen nabootsing. Daarbij is mede in aanmerking genomen de distributieovereenkomst. Dat geldt zeker gelet op voornoemde verschillen voor de vergelijking tussen het nieuwe jaguar logo en het Puma-logo, doch ook voor de oude jaguar logo's. Voorshands kan niet worden gezegd dat sprake moet zijn van bewuste dan wel onbewuste ontlening. Uit het voorgaande volgt dat voorshands niet aannemelijk is dat een rechter in de bodemprocedure zal oordelen dot Unifruit c.s. door het gebruik van voornoemd Puma-logo ontoelaatbare inbreuk maakt op het auteurs- én/of merkenrecht van Zwaardfruit op haar Jaguar-logo's. (er van uitgaande dat Zwaardfruit daarvan daadwerkelijk nog steeds rechthebbende is, hetgeen thans onduidelijk is). 4.4 Daarnaast is de vraag of Zwaardfruit een vordering op Unifruit c.s. heeft. Het gebruik van het 'oude' Poema-logo moet zoals blijkt uit de hiervoor genoemde overweging van de rechtbank als geciteerd onder 2.6, geacht worden onrechtmatig te zijn, zodat Unifruit c.s. gehouden is de daardoor geleden schade van Zwaardfruit te vergoeden. Voorshands is aannemelijk dat, mede gelet op de overwegingen van deze rechtbank in het vonnis van 20 december 2006, Zwaardfruit enige schade heeft geleden vanwege de inbreuk. In dat verband is relevant hoeveel winst Unifruit c.s. met het gebruik van de inbreukmakende verpakkingen zal hebben gemaakt. Zwaardfruit heeft haar schade begroot op € 850000,―. Bij het begroten van die schade is Zwaardfruit uitgegaan van de bruto winst die Unifruit c.s. heeft behaald in de jaren 2004 tot en met 2006, ter zake van het zich in de verpakkingsdoos bevindende fruit, Unifruit c.s. daarentegen stelt dat een dergelijke berekening niet juist is. Uitgegaan dient te worden van de netto-winst. In ieder geval is geen sprake van een winst zo hoog als door Zwaardfruit gesteld. Unifruit c.s. heeft een overzicht overgelegd waaruit kan worden afgeleid dat over voornoemde jaren sprake is van een winst van € 18.157,50. Daarop dienen volgens Unifruit c.s. de kosten e.d. nog in mindering te worden gebracht. Het voert te ver om in dit kort geding, mede gelet op de uiteenlopende stellingen van partijen daaromtrent, nader in te gaan op de vraag hoeveel winst Unifruit c.s. met de inbreukmakende – rood-gouden Poema, – verpakkingen heeft gemaakt. Aannemelijk is echter wel, dat enige winst is gemaakt. Overigens heeft bij de begroting van de gemaakte winst, op grond van artikel 13.A5. Benelux Merken Wel, thans artikel 2.21 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE), de nettowinst als uitgangspunt te gelden, die wordt berekend door niet alleen de aankoopprijs van de waren, maar ook de belastingen en kosten van de verkoopprijs af te trekken. Ook hij toepassing van artikel 270 van de Auteurswet dient bij de begroting van de winst een integrale kostprijsberekeningsmethodiek te worden gehanteerd. Anders dan Unifruit c.s. betoogt behoort deze redenering wel degelijk te zien op de winst die gemaakt wordt met de handel van groente en fruit in deze dozen, nu deze dozen als verpakkingsmateriaal niet los verhandeld worden en de inschrijving verkregen is in de klassen, zakelijk weergegeven, groente en fruit. 4.5 In het verlengde van het voorgaande kan worden opgemerkt dat, indien aan het aan de vordering ten grondslag liggende verzoekschrift en het daarop verleende beslagverlof niet de voornoemde gebreken hadden gekleefd, naar zich thans laat aanzien, conservatoir beslag op de onroerende zaak en het beslag onder de derde mogelijk was geweest ter verhale van een vordering op grond van schade als gevolg van inbreuk van het Poema-logo van Unifruit c.s. op het Jaguar-logo van Zwaardfruit. Bij een eventueel nieuw rekest zal uiteraard de vraag wie rechthebbende is aan de orde zijn, zowel ten aanzien van de schadevergoeding als ten aanzien van de logo's. Gelet op het voorgaande kan de vraag of Zwaardfruit ten tijde van het indienen van het onderhavige verzoekschrift daartoe bevoegd was thans onbeantwoord blijven. 4.6 Unifruit c.s. vordert, naast opheffing van de beslagen, een voorschot van € 6.000,― ter zake de schade die zij hoeft geleden tengevolge van het beslag op de Puma-verpakkingen. De schade is, onder meer, veroorzaakt doordat de partij sla die zich in de in beslag genomen dozen bevond daaruit moest worden verwijderd en tengevolge van het daardoor ontstane tijdsverloop onverkoopbaar is geworden. Door het beslag is de relatie tussen Unifruit c.s. en haar leveranciers ernstig verstoord. Leveranciers zijn terughoudend met het leveren van de Puma-dozen vanwege een mogelijk toekomstig beslag. Unifruit c.s. sluit toekomstige claims niet uit. Door een en ander is het imago van Unifruit c.s. aangetast. Ook deze punten zullen leiden tot schade. Heet betreft hier een geldvordering. Een dergelijke vordering komt voor toewijzing in kort geding in aanmerking indien, mode gelet op d spoedeisendheid en het restitutierisico, die vordering voldoende aannemelijk is. Gelet op hetgeen hiervoor werd overwogen moet het beslag op de verpakkingen met het Puma-logo dat door de deurwaarder is gelegd als onrechtmatig worden aangemerkt, zodat schade door dat beslag veroorzaakt voor vergoeding in aanmerking komt. Zwaardfruit betwist dat Unifruit c.s. de door haar gestelde schade van € 6.000,00 heeft geleden. Zwaardfruit kan zich niet voorstellen dat de sla niet is omgepakt. Indien dat niet is gebeurd is in strijd met haar schadebeperkingsplicht dan dient de daardoor geleden schade voor rekening van Unifruit c.s. te blijven. Desgevraagd heeft Unifruit c.s. tor zitting medegedeeld dat de deurwaarder op vrijdagmiddag de dozen in beslag heeft genomen. De aanwezigen in het pand van Unifruit c.s. schrokken van de komst van de deurwaarder en zijn, (mede) wegens gebrek aan ander verpakkingsmateriaal, niet meer in staat geweest de in Purna verpakkingen aanwezige ijsbergsla om te pakken. De voorzieningen rechter acht de stelling van Unifruit c.s. dat zij op vrijdagmiddag niet over ander verpakkingsmateriaal (meer) kon beschikken voorshands aannemelijk. De omvang van de schade is echter in geschil en niet eenvoudig vast te stellen, terwijl niet valt in te zien welk spoedeisend belang Unifruit c.s. bij haar vordering op dit punt heeft. Gelet op de lopende bodemprocedure ligt te zijner tijd verrekening in de rede. De vordering op dit punt wordt dus afgewezen. 4.7 Ten aanzien van de buitengerechtelijke kosten overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Buitengerechtelijke kosten komen voor vergoeding in aanmerking indien zij redelijk zijn en in redelijkheid zijn gemaakt, en voorzover die kosten geen betrekking hebben op verrichtingen waarvoor de in artikel 237 tot en met 240 Rv. bedoelde kosten een vergoeding plegen in te sluiten. Niet Is aannemelijk gemaakt door het overleggen van stukken welke werkzaamheden door de raadsman van Unifruit c.s. zijn verricht anders dan die genoemd in voornoemde artikelen. De voorzieningenrechter heeft dan ook geen aanknopingspunten, anders dan de enkele – betwiste – stelling van Unifruit c.s. dat dergelijke kosten zijn gemaakt, om een vergoeding van buitengerechtelijke kosten vast te stellen. Dit deel van de vordering wordt dan ook afgewezen, nog daargelaten dat ook hier het spoedeisend belang niet is gebleken. 4.8 Zwaardfruit wordt, als de in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de proceskosten. Hoewel voor deze beslissing volstaan had kunnen worden met hetgeen hiervoor onder 4.2 tot en met 4.2.2 werd overwogen omtrent de gebreken die kleven aan het beslagverlof is zowel door partijen als door de voorzieningenrechter uitgebreid ingegaan op de merken- en auteursrechtelijke situatie. Dat betekent, dat het hier geacht moe! worden een procedure te betreffen als bedoeld in de Handhavingsrichtlijn (2004/48/EO), zodat in beginsel plaats is voor veroordeling in de volledige kosten. Dat in de hoofdzaak. een dergelijke veroordeling niet mogelijk is doet daarbij niet ter zake. Zwaardfruit heeft deze procedure aan zichzelf te danken, door de gewraakte beslagen te leggen. Ten aanzien van de begroting van die kosten geldt het volgende. De hoogte van die kosten heeft Unifruit c.s. begroot op l: 21.000,00, bestaande uit, kort gezegd, € 11.000,00 advocaatkosten, € 8.871,25 aan accountantskosten en € 1.000,00 aan vertaalkosten. Zwaardfruit heeft deze kostenposten gemotiveerd betwist. Zij voert daartoe, kort gezegd. aan dat het haar ongeloofwaardig voorkomt dat ten behoeve van een kort geding als het onderhavige een bedrag van € 21.000,00 88Jl kosten Is gemaakt, Unifruit c.s. heeft slechts de advocaatkosten ter voorbereiding van dit kort geding onderbouwd door als productie 15 een urenverantwoording van, kennelijk, haar raadsman over te leggen. Voorshands acht de voorzieningenrechter de daaruit voortvloeiende kosten toewijsbaar. Het overige deel van de advocaatkosten kan, bij gebreke van deugdelijke onderbouwing met stukken, op voorhand niet met voldoende mate van zekerheid worden bepaald. De advocaatkosten zijn derhalve toewijsbaar tot een bedrag van € 5.947,00, inclusief de normaal te hanteren kantoorkosten en BTW (21.8 x (het uurtarief van) € 220,00 =€ 4.769,00 x 5% kantoorkosten en BTW = € 5.947,00). Ten aanzien van de accountantskosten wordt het volgende overwogen. Unifruit c.s. heeft een 'verklaring’ overgelegd van de accountant die vermeldt dat de gemaakte kosten voor het 'uitzoeken van de Turkse Handel' tot en met 16 februari 2007 € 8.871,25 bedragen. Uit de verklaring kan niet worden opgemaakt wat dient te worden verstaan onder de 'Turkse Handel' en wat het verband me deze procedure is. Evenmin wordt inzichtelijk gemaakt welke werkzaamheden de accountant heeft verricht. De verklaring van de accountant is dan ook te summier om te kunnen vaststellen of de gestelde kosten in redelijkheid zijn gemaakt. Unifruit c.s. heeft een vertaling uit het Spaans in het geding gebracht van een distributieovereenkomst ter onderbouwing van haar stellingen. Ter zake deze vertaling vordert Unifruit c.s. een bedrag van € 1.000,―. Enige specificatie of onderbouwing van dit bedrag, bijvoorbeeld door een factuur ontbreekt in het geheel. Aannemelijk is dat enige kosten zijn gemaakt, echter de voorzieningenrechter acht het gevorderde bedrag enigszins bovenmatig. In redelijkheid stelt de voorzieningenrechter dit bedrag dan ook vast op € 750,00. Gelet op het voorstaande komt dan ook slechts het deel van de advocaatkosten, onderbouwd in productie 15 en een deel van de vertaalkosten voor toewijzing in aanmerking. 4.9 De voorzieningenrechter ziet aanleiding de op te leggen dwangsom te maximeren als na te melden. 5. De beslissing De voorzieningenrechter, • veroordeelt Zwaardfruit de beslagen binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis op te heffen, op straffe van een dwangsom van € 2.000,·· voor iedere dag dat Zwaardfruit daartoe niet overgaat, zulks tot een maximum van € 100.000,― ; • veroordeelt Zwaardfruit tot betaling aan eiseres van de proceskosten, tot aan deze uitspraak begroot op € 321,85 aan verschotten en op € 5.947,00 ter zake van advocaatkosten en € 750,00 aan vertaalkosten; • verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; • wijst af het meer of anders gevorderde. |
Labels: auteurswet bekend
Een reactie posten: